Реклама в пользу третьего лица

02.09.2011

Примерное время чтения: 4 мин.

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что ВАС РФ подтвердил позицию Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и ФАС Центрального округа, в соответствии с которой положения ст. 1487 ГК РФ («Исчерпание исключительного права на товарный знак») распространяются только на использование товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в оборот, но не услуг.  Таким образом, использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарного знака / знака обслуживания в рекламе услуг, относящихся к соответствующим товарам, является нарушением исключительного права на товарный знак / знак обслуживания. (см. дело А64-2744/2010).

ФАБУЛА ДЕЛА

В периодическом печатном издании третье лицо разместило рекламу технического обслуживания автомобилей, в которой использовались принадлежащие ОАО «АВТОВАЗ» товарные знаки / знаки обслуживания.  Данные товарные знаки / знаки обслуживания охраняются не только для товаров, но и в отношении услуг 37 класса МКТУ («ремонт и техническое обслуживание»).  

В указанной связи ОАО «АВТОВАЗ» обратилось в суд с иском о признании незаконным использования товарных знаков / знаков обслуживания.

ВЫВОДЫ СУДОВ

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на так называемое исчерпание исключительных прав на товарные знаки, при котором использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот, не является нарушением исключительного права на этот товарный знак (см. Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 16 сентября 2010 г. по делу А64-2744/2010).

Суд апелляционной инстанции (см. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2011 г. по делу А64-2744/2010) отменил решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

Так как текст рекламного материала содержит не только сведения относительно продажи автомобилей (товара), но и относительно их технического обслуживания, товарные знаки, размещенные в рекламе, также могут восприниматься как относящиеся не только к товарам, но и к оказываемым услугам по техническому обслуживанию.

Поскольку в соответствии с позицией суда положения ст. 1487 ГК РФ об исчерпании исключительного права на товарный знак не относятся к услугам, использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарных знаков / знаков обслуживания для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, является нарушением исключительных прав на данные товарные знаки / знаки обслуживания, при условии, что данные товарные знаки / знаки обслуживания зарегистрированы для соответствующих услуг.

Отдельно необходимо отметить тот факт, что в своем решении суд апелляционный инстанции прямо указывает, что приведенная им аргументация учитывает позицию, отраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. № 14685/03 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94 (дело компании «Фольксваген Акциенгезельшафт»).  При этом данное Постановление Президиума ВАС РФ, получившее широкую известность в профессиональных кругах, на практике ранее зачастую приводилось в качестве аргумента в пользу того, что при определенных условиях третьи лица могут без согласия правообладателя использовать товарные знаки не только в рекламе товаров, но и услуг.

Суд кассационной инстанции подтвердил выводы суда апелляционной инстанции и оставил соответствующее постановления без изменений (см. Постановление ФАС Центрального округа от 18 апреля 2011 г. по делу А64-2744/2010). 

ВАС РФ в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказал (см. Определение ВАС РФ от 1 июня 2011 г. № ВАС-6546/11).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»

1.  Рассматриваемое судебное дело обозначило позицию судов при толковании ст. 1487 ГК РФ, касающейся исчерпания исключительного права на товарный знак.  Так, в настоящее время суды исходят из того, что указанная статья касается только товаров, но не услуг. 

Таким образом, использование товарного знака / знака обслуживания третьими лицами без разрешения правообладателя для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, суды рассматривают в качестве нарушения исключительного права на такой товарный знак / знак обслуживания, при условии, что товарный знак / знак обслуживания зарегистрирован для таких услуг.

Данное дело также является важным и в связи с тем, что раннее судебная практика по сходным делам по рассматриваемому вопросу напрямую не высказывалась, а ст. 1487 ГК РФ толковалась правоприменителями различным образом.

2. Позиция судов по рассматриваемому делу, на наш взгляд, предоставляет правообладателям дополнительные возможности контроля над использованием принадлежащих им товарных знаков / знаков обслуживания на рынке услуг и делает существующий механизм защиты прав на товарные знаки значительно более эффективным.   

3.  В связи с обозначенным подходам судов мы могли бы рекомендовать лицам, оказывающим различного рода услуги, дополнительно убедиться в том, что при рекламе их услуг не используются товарные знаки / знаки обслуживания, принадлежащие иным лицам и зарегистрированные в отношении соответствующих услуг.

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста:

В Москве — к Валентине Орловой, Руководителю практики интеллектуальной собственности и товарных знаков, по тел.: (495) 967-00-07 либо по v.orlova@pgplaw.ru

в Санкт-Петербурге – к Сергею Спасеннову, Партнеру, руководителю Санкт-Петербургской практики, по тел.: (812) 640 -60-10 либо по e-mail

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕКЛАМЕ

ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

В настоящее время в России активно формируется сектор экономики, специализирующийся на услугах по продаже, ремонту, обслуживанию товаров известных иностранных и отечественных товаропроизводителей. Хозяйствующие субъекты, оказывающие соответствующие услуги, часто используют для привлечения потребителей на своих вывесках, в наружной рекламе, рекламе в СМИ товарные знаки тех производителей, товары которых являются объектом услуг. В связи с этим неизбежно возникает вопрос о допустимости такого использования, о его условиях и границах. По этой причине обозначенная в заголовке статьи тема правомочности третьих лиц использовать в рекламе своей деятельности чужие товарные знаки является достаточно актуальной для российского правового поля.

Именно этот вопрос стал предметом рассмотрения Президиумом ВАС РФ в деле по иску концерна “Фольксваген” к ТУ МАП России. Президиум ВАС в своем постановлении N 14685/03 от 01.01.2001 определил основные подходы, которые позволяют сбалансировать интересы правообладателей и поставщиков услуг.

Обстоятельства дела

ООО “Аспект-Моторс” являлось продавцом автомобилей немецкого производства концерна “Фольксваген” в г. Челябинск, а также владельцем автоцентра. Оно размещало в местных СМИ (журналах) рекламу с использованием товарных знаков немецкого концерна, а также использовало указанные товарные знаки в наружной рекламе.

Концерн “Фольксваген” посчитал действия ООО “Аспект-Моторс”, связанные с использованием его товарных знаков в рекламе, незаконными и обратился в антимонопольные органы Российской Федерации с соответствующим заявлением.

Комиссия Челябинского территориального управления МАП по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе не признала действия ООО “Аспект-Моторс” нарушением законодательства о рекламе.

Концерн “Фольксваген” обратился с иском в арбитражный суд о признании решения антимонопольного органа от 01.01.2001 частично недействительным.

Вынесенные судебные акты

Суд первой инстанции решением от 01.01.2001 исковые требования удовлетворил и признал использование товарных знаков иностранного юридического лица в СМИ нарушением Закона “О рекламе”. Суд апелляционной инстанции постановлением от 01.01.2001 оставил решение суда первой инстанции без изменения. Суд кассационной инстанции постановлением от 01.01.2001 судебные акты отменил, дело передал на новое рассмотрение. Суд исходил из того, что необходимо было привлечь ООО “Аспект-Моторс” в качестве третьего лица в деле.

Суд первой инстанции решением от 01.01.2001 частично удовлетворил исковые требования, признав незаконным решение ТУ МАП в части размещения товарных знаков в журналах. В части размещения наружной рекламы исковые требования суд отклонил. Суд апелляционной инстанции постановлением от 01.01.2001 оставил решение суда первой инстанции без изменения. Суд кассационной инстанции постановлением от 01.01.2001 оставил вынесенные судебные акты без изменения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 06.04.2004 принял постановление N 14685/03, которым отменил принятые судебные акты и вынес новое решение. Решение ТУ МАП в части отказа признать наружную рекламу с использованием товарных знаков нарушением Закона “О рекламе” признано недействительным, а в части отказа признать правомерными действия ООО “Аспект-Моторс” по распространению рекламы с использованием товарных знаков в СМИ оставлено в силе.

Комментарий

Проблема, затронутая в данном деле, касалась пределов осуществления прав на товарный знак. Иными словами, арбитражные суды должны были ответить на вопрос о том, является ли право владельца товарного знака запрещать другим лицам использовать его товарный знак в коммерческом обороте абсолютным или все-таки подлежит тем или иным ограничениям, в частности в сфере распространения рекламы. Поднятые вопросы являются одними из самых актуальных в отечественной и зарубежной правовой доктрине, а в последнее время также и в судебно-арбитражной практике.

Как видно из обстоятельств дела, возникла коллизия интересов владельца прав на товарный знак и лица, занимающегося продажей, ремонтом, сервисом товаров, маркированных спорным товарным знаком и при этом правомерно вводимых в коммерческий оборот. При этом последнее лицо претендовало на то, что у него есть право на использование чужого товарного знака в своей рекламе (в СМИ, в наружной рекламе).

Владелец товарного знака полагал, что такого права на использование чужого товарного знака у другого лица нет, поскольку право на использование товарного знака предоставлено только правообладателю. Позиция правообладателя основывалась на положениях Закона “О товарных знаках”. В частности, в нем говорится, что правообладатель имеет исключительное право на использование товарного знака и право запрещать использование товарного знака другими лицами (ст. 4 Закона). Норма закона сформулирована таким образом, что из общего правила об исключительном праве правообладателя не делается исключений, кроме положения ст. 23 об исчерпании прав на товарный знак в отношении товаров, которые введены в оборот на территории РФ.

Анализируя сложившуюся коллизию с точки зрения интересов лица, оказывающего услуги в отношении товаров под определенным товарным знаком, можно прийти к следующим выводам. У любого хозяйствующего субъекта есть право на рекламу своей деятельности, в частности, в СМИ, в наружной рекламе. В некоторых случаях может получиться так, что лицо в своей деятельности по оказанию услуг специализируется только на определенных товарах одного или нескольких известных производителей. Может ли такое лицо формировать и поддерживать интерес потребителей к оказываемым им услугам без использования в рекламе товарных знаков обслуживаемой продукции?

Представляется, что отсутствие указания на товарные знаки сделает рекламу не только неэффективной, но и будет вводить потребителей в заблуждение, так как они не смогут отличать на рынке одни услуги от других. В свою очередь, лицо, оказывающее услуги, не сможет доводить до сведения общественности тот факт, что оно специализируется на продаже, ремонте, техническом уходе за товарами определенных производителей. Это может означать чрезмерное ограничение экономической свободы и нарушать справедливый баланс интересов правообладателей и рекламодателей.

Очевидно, что в таком вопросе приоритет не может отдаваться только одному лицу (правообладателю или рекламодателю). Необходим взвешенный подход, учитывающий все сталкивающиеся интересы.

Поскольку в российском законодательстве не существует четких писаных норм, разрешающих создавшуюся коллизию, целесообразно обратиться к зарубежному опыту по разрешению подобного рода споров.

Для западных правовых систем, а также для европейского экономического права свойствен подход, согласно которому право собственности (интеллектуальной собственности) в соответствии с принципом баланса публичных и частных интересов подлежит ограничению, если этого требуют общественные интересы, интересы третьих лиц. Такое ограничение должно быть соразмерным и не накладывать чрезмерное бремя на правообладателя.

Исходя из указанных правовых идей сформулированы многие законодательные положения. Примером может служить законодательство Франции, в котором закреплены некоторые пределы осуществления прав владельца товарного знака в отношении сравнительной рекламы, однофамильцев, прав третьих лиц на фирменное наименование, вывеску <*>. Аналогичное исключение из общего правила о недопустимости свободного использования товарного знака третьими лицами делается и для производителей запасных частей к товарам иных производителей, для поставщиков услуг в отношении товаров иных производителей (ст. L. 713.6 Кодекса об интеллектуальной собственности).

<*> Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. С.

Закон об охране товарных знаков и иных отличительных знаков ФРГ в параграфе 23 предусматривает, что владелец товарного знака или коммерческого обозначения не вправе запретить другим лицам в деловом общении:

1) использовать их имена или адреса;

2) использовать знак, идентичный или схожий с товарным знаком или коммерческим обозначением в качестве данных о признаках и свойствах товаров и услуг, таких как, в частности, их вид, состав, их предназначение, стоимость, географическое происхождение или время их изготовления или предоставления;

3) или использовать товарный знак или коммерческое обозначение как указание на предназначение товара, в частности как аксессуара или запасной части, или услуги, в той мере, в которой использование для этого является необходимым.

Во многом показательным для понимания закрепленных в европейских правовых системах ограничений прав владельцев товарных знаков является дело концерна “БМВ”, рассмотренное Европейским судом справедливости 23.02.1999.

В данном деле речь шла об использовании товарных знаков концерна “БМВ” независимым поставщиком услуг, специализировавшимся на техническом обслуживании автомобилей немецкого концерна марки “БМВ”, а также продаже подержанных автомобилей указанной марки в Голландии. Концерн “БМВ” полагал, что его товарные знаки используются поставщиком услуг в рекламе, объявлениях, публикациях незаконно, что такими полномочиями обладают только официальные дистрибьюторы. Концерн требовал, чтобы поставщик услуг прекратил использование его товарных знаков и возместил ущерб.

Европейский суд справедливости, толкуя первую директиву 89/104/ЕЭС Совета от 01.01.2001 о гармонизации правовых положений о защите товарных знаков в законодательстве стран-участниц, пришел к выводу о том, что ограничение прав правообладателя и предоставление права использовать товарный знак без выплаты вознаграждения и без согласия правообладателя лицу, которое осуществляет ремонт, технический уход, оказывает иные услуги по товарам с данным товарным знаком, является допустимым и оправданным. Однако при этом должны соблюдаться следующие условия:

а) товар должен быть введен в хозяйственный оборот с согласия правообладателя;

б) при использовании товарного знака в рекламе не должна создаваться опасность (возможность) смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров, в частности, впечатление того, что существуют торговые отношения между ними (принадлежность к сети продаж или какие-либо иные особые отношения между этими предприятиями).

Внимательное изучение постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 14685/03 от 01.01.2001 показывает, что суд воспринял международные подходы и занял сбалансированную позицию по отношению к участникам судебного спора.

Как уже указывалось выше, российское законодательство не содержит развернутой правовой позиции в отношении пределов осуществления прав на товарный знак. В такой ситуации Высший Арбитражный Суд руководствовался действующими нормами Закона “О товарных знаках”, Закона “О рекламе”, общими принципами права.

Правило о возможности использования товарных знаков в рекламе третьими лицами, специализирующимися на услугах в отношении товаров под соответствующими товарными знаками, было выведено при толковании положений ст. 23 Закона “О товарных знаках” об исчерпании прав на товарный знак. Согласно данной статье правообладатель не вправе запретить использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

В нашем случае, применяя указанную статью по аналогии, можно вести речь о том, что при вводе товаров под своим товарным знаком в гражданский оборот на территории РФ правообладатель не может препятствовать третьим лицам предоставлять услуги в отношении таких товаров и не может препятствовать рекламе их хозяйственной деятельности с использованием своих товарных знаков, если при этом не нарушается законодательство о рекламе. Нарушения законодательства о рекламе могут присутствовать, если потребитель вводится в заблуждение недобросовестной или недостоверной рекламой (статьи 6 и 7 Закона “О рекламе”).

Возвращаясь к постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда и обстоятельствам данного судебного дела, можно констатировать, что при использовании товарных знаков в наружной рекламе не имелось никаких указаний на то, что ООО “Аспект-Моторс” является поставщиком услуг для автомобилей “Фольксваген”. Доминирующее положение на наружном щите занимали изображения продукции немецкого концерна и его товарные знаки. В то же время фирменное наименование ООО “Аспект-Моторс” было указано более мелким шрифтом (по сравнению с изображением товарных знаков) в крайнем правом углу щита без пояснений в отношении того, что данное лицо занимается сервисом, ремонтом, продажей автомобилей.

Подобное чрезмерное использование товарных знаков истца в совокупности с умолчанием о роли и позиции ООО “Аспект-Моторс” могло создавать опасность смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров, в частности, впечатление того, что существуют торговые отношения между ними. Такая ситуация недопустима по смыслу ст. 10 бис Парижской конвенции об охране промышленной собственности, ст. 4 Закона “О товарных знаках”, ст. 6 Закона “О рекламе”.

И, напротив, при использовании товарных знаков в СМИ, в печатных изданиях ООО “Аспект-Моторс”, наоборот, указывало, что оно является автоцентром, занимается продажей, сервисом, поставкой запасных частей, кредитованием и страхованием применительно к автомобилям “Фольксваген”. Указаний на то, что ООО “Аспект-Моторс” является официальным дилером концерна “Фольксваген”, не содержалось. В данном случае опасности смешения, как в первом случае, не возникало, потребитель мог воспринять данную рекламу как рекламу независимого автоцентра. Это соответствует статьям 2, 6 и 7 Закона “О рекламе”.

Действия ООО “Аспект-Моторс” по размещению рекламы на наружных щитах были признаны незаконными, так как в этой рекламе не была указана сфера деятельности рекламодателя по специализированному ремонту, обслуживанию, продаже автомобилей “Фольксваген”, что в совокупности с иными обстоятельствами дела привело к смешению немецкого концерна и российского юридического лица и было признано недобросовестной рекламой.

Действия ООО “Аспект-Моторс” по размещению рекламы в печатных изданиях были признаны законными, так как в этой рекламе четко обозначена сфера деятельности рекламодателя по специализированному ремонту, обслуживанию, продаже автомобилей “Фольксваген”, что не вело к смешению немецкого концерна и российского юридического лица.

Анализируемое постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда позволяет сделать несколько важных выводов.

1. Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами, специализирующимися на услугах в отношении товаров под такими товарными знаками, в принципе допустимо исходя из расширительного толкования ст. 23 Закона “О товарных знаках”.

2. Использование товарных знаков третьими лицами в рекламе своей деятельности по предоставлению услуг в отношении товаров под таким товарным знаком является правомерным при соблюдении нескольких условий: а) товар должен быть введен в хозяйственный оборот с согласия правообладателя; б) при использовании товарного знака в рекламе не должна создаваться опасность (возможность) смешения предприятий поставщика услуг и производителя товаров, в частности, впечатление того, что существуют торговые отношения между ними (принадлежность к сети продаж или какие-либо иные особые отношения между этими предприятиями); в) реклама должна быть добросовестной и достоверной, удовлетворять требованиям статей 6 и 7 Закона “О рекламе”.

3. Дело по использованию товарных знаков концерна “Фольксваген”, рассмотренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда, выявило некоторые пробелы в российском законодательстве о товарных знаках, которые по возможности должны быть восполнены соответствующими дополнениями в Закон “О товарных знаках” с целью более четкого указания на пределы осуществления прав владельца товарного знака и случаи свободного использования товарного знака третьими лицами.

Кандидат юридических наук,

главный консультант

Сектора международного частного права

Высшего Арбитражного Суда РФ,

доцент

Российской академии правосудия

В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ