Платежи нетто в пользу лицензиара
Вопрос возможности получения лицензионных платежей и его размер является одним из самых животрепещущим вопросом для сторон при заключении лицензионного договора.
Условие о размере вознаграждения и порядке его определения является одним из существенных условий для возмездного договора.
П. 5. Ст. 1235 ГК РФ определяет, что:
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки), либо в иной форме.
По общему правилу лицензионный договор предполагается возмездным. Поэтому лицензионный договор, в котором прямо не оговорена его безвозмездность, и в то же время не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, считается незаключенным.
Тем не менее, в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 дает разъяснения вопроса, когда стороны договора не учли в договоре четкий порядок определения лицензионных платежей, тем не менее Лицензиат оплачивал данные платежи полностью, или частично, а Лицензиар их принимал, либо подтверждал данные действия.
По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В связи с этим Лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования Лицензиатом соответствующего результата или средства.
Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации Лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом Лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.
В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Зачастую у наших клиентов при заключении лицензионных договоров возникают вопросы о размере и периодичности платежей.
Поскольку конкретные ставки и показатели отнесены к перечню вопросов для налоговых консультантов, специалисты нашей компании в своей деятельности стараются избегать конкретных рекомендаций по расчету, поэтому в данной статье я также постараюсь осветить лишь теоретические аспекты данного вопроса.
Так, при заключении как лицензионного договора, так и договора коммерческой концессии применяются понятия рояли и паушального платежа.
Термин “роялти” в законе не определен, но широко используется на практике для обозначения вознаграждения Лицензиара в форме периодических платежей. Периодичностью выплат роялти отличается от другого вида вознаграждения по лицензионному договору – разового фиксированного платежа, который на практике называют паушальным.
При выборе периодичности платежей порядок оплаты утверждается на усмотрение сторон. При определении графика и размера платежей применяется во внимание:
- особенности производства и реализации Лицензиатом товаров;
- простоту расчета ставки для Лицензиата;
- удобство контроля отчетности Лицензиата для Лицензиара.
Данные оплаты взимаются за определенные расчетные периоды, по договоренности сторон договора: ежемесячно, ежегодно, ежеквартально.
Чтобы определить размер роялти, нужно согласовать способ установления ставки. Ее можно установить в фиксированном размере, или в процентах от дохода Лицензиата или других финансовых показателей его деятельности.
Если стороны согласовали плату в твердой сумме, и дополнительно согласовали вознаграждение в форме процентных отчислений от дохода, а РИД не использовался, Лицензиат уплатит только сумму в твердом размере. Тогда Лицензиар может потребовать возместить убытки и расторгнуть договор.
Размер роялти исчисляется всегда с дохода Лицензиата от деятельности с использованием РИД. Доходы от данной деятельности всегда легко проверить на основании бухгалтерских отчетов, что предупреждает споры о размере роялти.
Если размер роялти определен в процентном отношении, то это позволит обеспечить Лицензиару более высокий доход при успешном развитии бизнеса Лицензиата.
Если стороны договора намерены определить размер роялти в процентном отношении, то в некоторых случаях, когда трудно прийти к согласию, можно порекомендовать обратиться к профессиональному оценщику.
Оценщик рассчитает оптимальную ставку, используя различные оценочные методы, например, рыночный анализ или расчет показателей деятельности Лицензиата.
Оценщик должен учесть стандартные отраслевые ставки роялти при расчете. Это важно, потому что их используют в расчетах эксперты, к которым обращаются налоговые органы, когда считают, что лицензионные платежи исчислены необоснованно и занижены подлежащие уплате налоги.
Стандартные ставки нормативно не установлены, определяются по различным отраслям экспертами на основе практики и содержатся в статистических справочниках, которыми пользуются оценщики. Найти достоверную информацию о них в открытых источниках сложно. Обращение к оценщику поможет снизить риски доначисления налогов.
В некоторых случаях ставка роялти рассчитывается в фиксированном размере, хотя чаще постоянная константа более характерна для паушального платежа.
При данном расчете Лицензиар не может рассчитывать на увеличение доходов, если бизнес будет стремительно развиваться, только если размер роялти будет изменен по соглашению сторон, однако, в данной ситуации Лицензиат освобожден от необходимости постоянного контроля бухгалтерских отчетов Лицензиата.
Так или иначе, порядок расчета вознаграждения по возмездному договору в независимости от того, предполагается ли оно в виде периодических или разовых платежей, в виде фиксированной суммы или процентных отчислений, должен быть согласован сторонами и зафиксирован в договоре.
Источник: https://zuykov.com/ru//articles/2020/03/20/vozmezdnost-licenzionnyh-dogovorov/
Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на использование полезной модели. Лицензиат намерен приобрести на условиях настоящего договора неисключительную (простую) лицензию на использование полезной модели по патентам №138646 с приоритетом от 13.11.2013г. в целях введения в гражданский оборот путем изготовления продукции на основе указанной полезной модели, договорились о нижеследующем
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении неисключительного права
на использование полезной модели
_________________ (дата) город Москва
Патентовладельцы Васильев Вячеслав Львович и Калинина Валентина Павловна, именуемые в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и __________________ (предприятие) в лице его директора ___________ , действующего на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, принимая во внимание, что:
1) Лицензиар является владельцем патента РФ на полезную модель № 138646 (заявка №2013150571, приоритет от 13.11.2013г.) «Устройство для съема обуви»;
2) Лицензиат намерен приобрести на условиях настоящего договора неисключительную (простую) лицензию на использование полезной модели по патентам №138646 с приоритетом от 13.11.2013г. в целях введения в гражданский оборот путем изготовления продукции на основе указанной полезной модели, договорились о нижеследующем:
1. Определение терминов
Термины, которые используются в настоящем договоре:
1.1 «Патент» – полученный Лицензиаром патент, а также патенты, которые будут получены по заявкам на изобретения и на полезные модели.
1.2 «Продукция по лицензии» – продукция, которая будет изготавливаться на основе лицензии.
1.3 «Специальная продукция» – продукция, не подпадающая под определение, приведенное в п. 1.2 настоящего договора, если она будет дополнительно разработана Лицензиатом с использованием полезной модели, охраняемой патентом.
1.4 «Специальное оборудование» – оборудование, необходимое для изготовления продукции по лицензии.
1.5 «Конфиденциальность» – соблюдение мер по предотвращению случайного или преднамеренного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам.
1.6 «Отчетный период» – период деятельности Лицензиата по выполнению условий настоящего договора в течение каждых шести месяцев, начиная с вступления настоящего договора в силу.
1.7 «Платежи нетто» – платежи, при которых все возможные сборы и налоги уплачиваются Лицензиатом.
2. Предмет договора
2.1 Предметом договора является патент Российской Федерации №138646 на полезную модель «Устройство для съема обуви».
2.2 Лицензируемая продукция найдет применение для широкого потребителя как самостоятельное устройство при съеме и надевании обуви в домашних условиях и вне дома, в частности при посещении поликлиник, дошкольных и учебно-образовательных учреждений.
2.3 По объекту лицензии, лицензиаром изготовлены опытные образцы, проведены их испытания, получены положительные отзывы и представлены лицензиату для изготовления изделий для потребителя.
2.4 Лицензиар не возражает против проработки лицензиатом дизайна устройства, не изменяя и не исключая признаков, изложенных в описании и в формуле патента №138646 «Устройство для съема обуви».
3. Объем передаваемых прав
3.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату на использование защищенного патентом РФ № 138646 полезной модели по неисключительной (простой) лицензии за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом в соответствии с пунктами 8.1-8.3 настоящего договора, в течение всего срока действия согласно пункта 14.1 настоящего договора.
3.2 Лицензиату предоставляется право на изготовление, применение, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот продукции по лицензии по своему усмотрению на любой территории Российской Федерации.
3.3 Лицензиар передает Лицензиату в лице его директора ___________ необходимую и достаточную для использования полезной модели по п. 3.1 документацию, касающуюся патента № 138646 «Устройство для съема обуви» (Приложение), а также по просьбе Лицензиата при необходимости осуществляет техническую и другую помощь.
4. Техническая документация
4.1 Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии, разрабатывается Лицензиатом, исходя из его производственных технических и технологических возможностей.
4.2 При передаче технической документации составляется акт сдачи-приемки и подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.
4.3 В случае, если Лицензиат при передаче или в течение 3 (трех) месяцев после получения им документации установит неполноту или неправильность полученной им от Лицензиара документации, то Лицензиар обязан в течение 20 (двадцати) дней после поступления письменной рекламации передать недостающую документацию или исправить частичные недостатки и передать откорректированную документацию Лицензиату. В этом случае датой передачи документации будет считаться дата передачи недостающей или откорректированной документации.
4.4 Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциальности.
5. Усовершенствования и улучшения
5.1 В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патента, продукции по лицензии и специальной продукции, при условии ее наличия.
5.2 Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно.
5.3 Усовершенствования и улучшения, защищенные патентами или в отношении которых поданы заявки в ФИПС на получение патентов, которые создаются одной из сторон, считаются принадлежащими ей.
5.4 В случае отказа любой из Сторон или неполучения ответа на предложение, касающееся использования усовершенствований и улучшений в течение 4 (четырех) месяцев, Стороны вправе предлагать усовершенствования и улучшения третьим лицам.
6. Обязательства и ответственность
6.1 Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии.
6.2 Лицензиар заявляет о технической осуществимости производства продукции по лицензии на предприятии Лицензиата и о возможности достижения показателей, предусмотренных настоящим договором, при условии полного соблюдения Лицензиатом технических условий и инструкций Лицензиара.
6.3 Лицензиат обязуется изготавливать продукцию по лицензии в полном соответствии с полученной технической документацией и инструкциями Лицензиара в части, касающейся полезной модели.
6.4 За нарушение сроков передачи технической документации и другой необходимой информации Лицензиар уплачивает Лицензиату штраф в размере 1% от общей суммы платежей за каждую неделю просрочки.
6.5 Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о которых одна сторона может заявить из-за различных нарушений условий настоящего договора, не может превышать полученных или выплаченных по пунктам 8.1-8.3 настоящего договора сумм, если стороны не договорились об ином.
7. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии
7.1 Поскольку Лицензиат является специализированным предприятием, имеет достаточный опыт и квалифицированных специалистов Лицензиар полагает, что оказание технической помощи Лицензиату в освоении производства продукции по лицензии, а также обучения персонала Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к изготовлению и применению устройства в соответствии с полезной моделью со стороны Лицензиара не потребуется.
7.2 В случае необходимости согласования каких-либо технических вопросов Лицензиат сообщит Лицензиару о своей просьбе по телефону или по электронной почте.
8. Платежи
8.1 За предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за переданную информацию Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение согласно следующему:
- а) первоначальный платеж в сумме _____ (прописью) рублей уплачивается в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего договора;
- б) текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиару в размере 5% (пяти процентов) с единицы продажной цены продукции по лицензии в пятнадцатидневный срок по истечении каждых 6 – 12 месяцев, начиная с даты серийного производства продукции по лицензии.
8.2 Все платежи по настоящему договору понимаются как платежи нетто в пользу Лицензиара.
8.3 После прекращения срока действия настоящего договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.
9. Информация и отчетность
9.1 Лицензиат в течение 15 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии в течение отчетного периода, а также сведения о продажных ценах продукции по лицензии.
9.2 Лицензиар имеет право производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции по лицензии на предприятиях Лицензиата по сводным бухгалтерским данным. Лицензиат обязуется обеспечить возможность такой проверки.
10. Обеспечение конфиденциальности
10.1 Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности полученной от Лицензиара документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии.
10.2 Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.
10.3 С переданной информацией будут ознакомлены только те лица из персонала предприятий Лицензиата и его партнеров по кооперации, которые непосредственно связанны с производством продукции по лицензии.
10.4 В случае разглашения Лицензиатом или его партнерами по кооперации сведений, содержащихся в указанной информации, Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар.
11. Защита передаваемых прав
11.1 В течение всего срока действия настоящего договора Лицензиат признает и будет признавать действительность прав, вытекающих из патента Лицензиара.
11.2 Лицензиар обязуется поддерживать в силе патент в течение всего срока действия настоящего договора.
11.3 Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента в силе, он заблаговременно информирует об этом Лицензиата и в этом случае стороны урегулируют свои отношения, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
11.4 В случае противоправного использования третьими лицами полезной модели, защищенной патентом Лицензиара, ставшего известным Лицензиату, он незамедлительно уведомит Лицензиара.
11.5 В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору, Лицензиат незамедлительно известит об этом Лицензиара.
11.6 В обоих случаях Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Лицензиата.
12. Реклама
12.1 Лицензиат обязуется указывать в соответствующих рекламных материалах, а также на продукции по лицензии, выпускаемой на его предприятиях, что эта продукция производится по лицензии Лицензиара.
13. Разрешение споров
13.1 В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
13.2 В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном порядке.
14. Срок действия договора
14.1 Настоящий договор заключен на семь лет и вступает в силу со дня его регистрации в установленном порядке в Роспатенте.
14.2 Территория действия договора – территория действия патентов на полезную модель.
14.3 Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления, если другая сторона не выполнит какое-либо условие настоящего договора.
14.4 Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено 3 месяца для устранения нарушений.
14.5 В случае признания патента недействительным, стороны урегулируют свои отношения совместно путем переговоров и принятия соответствующего решения.
14.6 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли сторон договора, стороны незамедлительно информируют друг друга. По соглашению сторон соразмерно отодвигаются сроки исполнения договора.
15. Заключительные положения
15.1 Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому гражданину или юридическому лицу без письменного на то разрешения другой стороны.
15.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.
15.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будут применяться нормы гражданского права.
15.4 Упомянутое в настоящем договоре Приложение (Копия патента Российской Федерации на полезную модель №138646 «Устройство для съема обуви» с описанием и формулой) составляют его неотъемлемую часть.
15.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
16. Юридические адреса сторон
Лицензиар: данные и реквизиты подпись от имени Лицензиара
Лицензиат: данные и реквизиты подпись от имени Лицензиата